专利申请“八项注意”/王晋刚
作者:法律资料网
时间:2024-07-04 09:34:31
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专利申请“八项注意”
王晋刚
专利“生产”的最后一道工序是专利申请，因为专利与著作权不同，一旦创作完成，法律就会自动保护。专利是鼓励社会创新的一种工具，所以法律保护的力度非常大，也就是因为这个原因，国家对发明人获得专利的数量和质量都加以严格的控制，一面专利泛滥，反而对社会创新构成阻碍。专利申请的过程比较复杂，其间也牵涉到企业的各种利益考虑，所以需要细细探讨。
申请前应思考的问题
1.是否属于专利保护的对象及范围？
中国的专利有三种：发明，对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型，对产品的形状、构造或其结合所提出的适于应用的新的技术方案；外观设计：对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适用于工业上的新设计。
每一种专利都有其特定的保护对象，例如，实用新型的保护范围比专利要小的多，首先是创新的方法不能申请，其次是没有一定形状和构造的产品不能申请。知识产权局曾经发过一个公告，列举了8种不能申请实用新型专利的情况：各种方法、产品的用途；无确定形状的产品，如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料；单纯材料替换的产品，以及用于不同工艺生产同样形状、构造的产品；不可移动的建筑物；仅以平面图案设计为特征的产品，如棋、牌等；由两台或者两台以上的仪器或设备组成的系统，如电话网络系统、上下水系统；单纯的线路，如纯电路、气动流线图、工作流程图、平面配置图等；直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其组合的医疗器具。
另外，也须注意是否为法定不予专利的标的，如科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等。
2. 是否具备专利的三性，即实用性、新颖性、创造性。
这三性是所有专利技术必须具备的，但也是最难把握的，就是专利局也经常出错，更不用说一般的专业人员了。虽然难以把握，但是在申请专利前还是自己先行判断为好，免得浪费财力和时间。
3. 是否具有市场前景或产业化价值？
企业专利管理机构必须预测、分析该技术方案可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。如果出于企业战略上的考虑而不想很快实施，或者市场前景与投资效益不明，那就要考虑有没有进行专利储备的必要。
每个企业在产品创新中都会同时生产很多“副产品”，这些专利有时候与企业的核心产品无关，但是前途非常，这时候就要看企业的专利管理人员的视野了。施乐公司曾经作出了很多历史性的创造，如窗口软件、电脑图像处理软件等，但是，正在复印机市场获取高额垄断利润的施乐不屑一顾，没有为这些软件申请专利，更没有想到去生产这些产品。结果是产生了微软、苹果这样的电脑巨人。
4.可能获准的专利的防卫力度有多大？
如果你申请并获得了该技术的专利，那该专利能获准的申请专利保护范围有多大？举例说，是整个茶杯还是仅仅是茶杯的把柄？相对于在先技术与他人已有或已申请公开的专利，你的专利的“势力范围”有多宽？他人回避该专利范围的难易度有多高？你的专利阻却他人进行“绕过”的力道有多强？
同样，企业也没必要为技术围墙特别高的技术申请专利，因为这些技术“自己能够保护自己”，不必要冒公开技术秘密的危险，也没必要支付额外的申请维护专利的费用。
最需要保护的是简单的技术方案，特别是那些创造投入高，技术门槛低的技术。日立自动气流传感器从技术的角度看很容易被竞争对手所复制，所以他们为自己的传感器申请了专利。但其它公司明白日立申请了许多核心专利权，因此不敢直接盗用日立的技术进行仿制，他们只能寻求更为复杂的方法绕过日立的专利权，这样他们的气流传感器价格高、质量差，市场竞争力就较弱，最后只能是日立产品的伴舞者，帮着日立开疆拓土，蚕食边缘市场。
5. 专利披露的范围应该是多宽？
也就是说专利申请公开后可能透露多少技术秘密？技术披露不足不能获得专利保护，即使获得也面临被撤销的风险。爱迪生的灯泡专利就碰到过这样的尴尬。当时他指控他人侵权，法官便让他按照自己专利披露的信息现场生产一个灯泡，结果爱迪生失败了。但专利说明书公开技术秘密太多又易于被他人抄袭仿冒，所以，一般的专利权人在申请专利之外都保留了一定的技术秘密。当然，在符合法律要求的前提下，技术秘密披露越少越好，最主要是要避免泄漏关键的技术秘密。
另外，还要考虑专利公开之后，对目前和潜在的竞争对手相关的技术开发有多大的帮助？如果竞争对手在这方面的技术开发尚处于蒙昧状态，那就没必要申请专利，有些专利技术是一点就透的，特别是对生产研究相关产品的竞争对手来说；但是，如果竞争对手的技术已经日渐成熟，那就要赶快提起专利申请。这样，专利申请问题其实转化成了一个企业信息情报体系的问题。
6.专利申请是否与有关的技术合同互相抵触？
任何技术导向型企业都签订有各种技术合同，如技术合作开发合同、技术许可合同、技术转让合同等等。微软就曾经禁止合作厂商为安装了WINDOWS操作系统的硬件设备申请专利，直到最近才解了禁。
所以，在申请专利前，专利管理部门必须检查已有的技术合同，看是否有抵触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售合同的执行。
7. 成本效益分析
申请专利的目的是获得垄断的客户和市场，不是“为专利而专利”或者“为技术而专利”。所以在专利申请前，专利管理部门要会同财务部门检查成本问题，看企业有无足够的资金申请并维护、经营该项专利。企业要避免盲目申请专利，对大企业尤其如此，因为他们有成百上千的专利，实施率很低，而专利的申请、每年的年费，以至专利授权、专利诉讼、专利管理都需要支付大量的资金，申请国际专利更是费资不菲。如果申请不当，原来看好的专利有可能变成纯粹的成本支出，这也就是美国大公司最注重专利管理的原因。
8. 能不能用更经济的方式来保护？
例如能否以著作权、商业或技术秘密来保护，因为这些保护的方式成本要低得多。 进一步讲，有些技术用技术秘密的方法保护跟恰当，如祖传秘方，可口可乐的饮料配方等。
在日本西部的新厂开始生产液晶电视的Sharp，则已经采取若干极端的措施，以防范技术外流。该公司的龟山厂禁止访客，严防重要的工程师身分外泄，也不准员工在厂内使用照相手机。对于某些特定产品，它甚至选择不申请专利，因为担心在申请专利的过程和文书中，会让竞争对手打探到这些独门技术的线索。
王晋刚
专利“生产”的最后一道工序是专利申请，因为专利与著作权不同，一旦创作完成，法律就会自动保护。专利是鼓励社会创新的一种工具，所以法律保护的力度非常大，也就是因为这个原因，国家对发明人获得专利的数量和质量都加以严格的控制，一面专利泛滥，反而对社会创新构成阻碍。专利申请的过程比较复杂，其间也牵涉到企业的各种利益考虑，所以需要细细探讨。
申请前应思考的问题
1.是否属于专利保护的对象及范围？
中国的专利有三种：发明，对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型，对产品的形状、构造或其结合所提出的适于应用的新的技术方案；外观设计：对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适用于工业上的新设计。
每一种专利都有其特定的保护对象，例如，实用新型的保护范围比专利要小的多，首先是创新的方法不能申请，其次是没有一定形状和构造的产品不能申请。知识产权局曾经发过一个公告，列举了8种不能申请实用新型专利的情况：各种方法、产品的用途；无确定形状的产品，如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料；单纯材料替换的产品，以及用于不同工艺生产同样形状、构造的产品；不可移动的建筑物；仅以平面图案设计为特征的产品，如棋、牌等；由两台或者两台以上的仪器或设备组成的系统，如电话网络系统、上下水系统；单纯的线路，如纯电路、气动流线图、工作流程图、平面配置图等；直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其组合的医疗器具。
另外，也须注意是否为法定不予专利的标的，如科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等。
2. 是否具备专利的三性，即实用性、新颖性、创造性。
这三性是所有专利技术必须具备的，但也是最难把握的，就是专利局也经常出错，更不用说一般的专业人员了。虽然难以把握，但是在申请专利前还是自己先行判断为好，免得浪费财力和时间。
3. 是否具有市场前景或产业化价值？
企业专利管理机构必须预测、分析该技术方案可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。如果出于企业战略上的考虑而不想很快实施，或者市场前景与投资效益不明，那就要考虑有没有进行专利储备的必要。
每个企业在产品创新中都会同时生产很多“副产品”，这些专利有时候与企业的核心产品无关，但是前途非常，这时候就要看企业的专利管理人员的视野了。施乐公司曾经作出了很多历史性的创造，如窗口软件、电脑图像处理软件等，但是，正在复印机市场获取高额垄断利润的施乐不屑一顾，没有为这些软件申请专利，更没有想到去生产这些产品。结果是产生了微软、苹果这样的电脑巨人。
4.可能获准的专利的防卫力度有多大？
如果你申请并获得了该技术的专利，那该专利能获准的申请专利保护范围有多大？举例说，是整个茶杯还是仅仅是茶杯的把柄？相对于在先技术与他人已有或已申请公开的专利，你的专利的“势力范围”有多宽？他人回避该专利范围的难易度有多高？你的专利阻却他人进行“绕过”的力道有多强？
同样，企业也没必要为技术围墙特别高的技术申请专利，因为这些技术“自己能够保护自己”，不必要冒公开技术秘密的危险，也没必要支付额外的申请维护专利的费用。
最需要保护的是简单的技术方案，特别是那些创造投入高，技术门槛低的技术。日立自动气流传感器从技术的角度看很容易被竞争对手所复制，所以他们为自己的传感器申请了专利。但其它公司明白日立申请了许多核心专利权，因此不敢直接盗用日立的技术进行仿制，他们只能寻求更为复杂的方法绕过日立的专利权，这样他们的气流传感器价格高、质量差，市场竞争力就较弱，最后只能是日立产品的伴舞者，帮着日立开疆拓土，蚕食边缘市场。
5. 专利披露的范围应该是多宽？
也就是说专利申请公开后可能透露多少技术秘密？技术披露不足不能获得专利保护，即使获得也面临被撤销的风险。爱迪生的灯泡专利就碰到过这样的尴尬。当时他指控他人侵权，法官便让他按照自己专利披露的信息现场生产一个灯泡，结果爱迪生失败了。但专利说明书公开技术秘密太多又易于被他人抄袭仿冒，所以，一般的专利权人在申请专利之外都保留了一定的技术秘密。当然，在符合法律要求的前提下，技术秘密披露越少越好，最主要是要避免泄漏关键的技术秘密。
另外，还要考虑专利公开之后，对目前和潜在的竞争对手相关的技术开发有多大的帮助？如果竞争对手在这方面的技术开发尚处于蒙昧状态，那就没必要申请专利，有些专利技术是一点就透的，特别是对生产研究相关产品的竞争对手来说；但是，如果竞争对手的技术已经日渐成熟，那就要赶快提起专利申请。这样，专利申请问题其实转化成了一个企业信息情报体系的问题。
6.专利申请是否与有关的技术合同互相抵触？
任何技术导向型企业都签订有各种技术合同，如技术合作开发合同、技术许可合同、技术转让合同等等。微软就曾经禁止合作厂商为安装了WINDOWS操作系统的硬件设备申请专利，直到最近才解了禁。
所以，在申请专利前，专利管理部门必须检查已有的技术合同，看是否有抵触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售合同的执行。
7. 成本效益分析
申请专利的目的是获得垄断的客户和市场，不是“为专利而专利”或者“为技术而专利”。所以在专利申请前，专利管理部门要会同财务部门检查成本问题，看企业有无足够的资金申请并维护、经营该项专利。企业要避免盲目申请专利，对大企业尤其如此，因为他们有成百上千的专利，实施率很低，而专利的申请、每年的年费，以至专利授权、专利诉讼、专利管理都需要支付大量的资金，申请国际专利更是费资不菲。如果申请不当，原来看好的专利有可能变成纯粹的成本支出，这也就是美国大公司最注重专利管理的原因。
8. 能不能用更经济的方式来保护？
例如能否以著作权、商业或技术秘密来保护，因为这些保护的方式成本要低得多。 进一步讲，有些技术用技术秘密的方法保护跟恰当，如祖传秘方，可口可乐的饮料配方等。
在日本西部的新厂开始生产液晶电视的Sharp，则已经采取若干极端的措施，以防范技术外流。该公司的龟山厂禁止访客，严防重要的工程师身分外泄，也不准员工在厂内使用照相手机。对于某些特定产品，它甚至选择不申请专利，因为担心在申请专利的过程和文书中，会让竞争对手打探到这些独门技术的线索。
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